📝Booking.com申请注册商标被拒

  Booking.com是世界知名的酒店预订网站，最早从2006年开始在其网站上使用Booking.com的标识。

  2011年到2012年间，Booking.com公司陆续向美国专利商标局（USPTO）申请注册下述四个商标图案，申请范围为第39大类（在线安排旅程、在线订票服务）、第43大类（饭店订房服务类）：

  美国法院曾经判决：一个通用（generic）词汇加上通用的商业组织型态（如company、Corp.或Inc.）这类字，例如Grain Company或The Grocery Store，仍然属于通用名称，不得注册商标。

  互联网出现后，美国专利商标局的立场也是一样的，认为在一个词前面加上http://www，或在一个词后面加上一级域名（如.com、org、edu），通常只是代表网址，并不具备显著性。“.com”通常代表的就是商业公司，在一个通用词后面加上“.com”，仍然只是通用名称，亦不得注册为商标。在过往判例中，诸如mattress.com、hotels.com、lawyers.com等名称均被禁止注册为商标。

  基于上述理由，Booking.com公司的四个商标申请被全部驳回，理由也非常简单：对酒店、机票预定行业来说，Booking.com属于通用名称，并不具有显著性，因而被禁止注册为特定企业的商标。

📝一审法院观点
  在商标申请被拒后，Booking.com公司不服，遂向弗吉尼亚东区地区法院提起上诉。一审中，法院支持了Booking.com公司的诉求。

  一审法院认为，美国专利商标局拒绝注册的理由，仅基于“绝对不得注册规则”（per se rule），亦即前述所说，“在一个通用词后面，加上一个常见的一级域名，仍然是一个通用词”。

  但一审法院认为，这样的标准线过度僵硬，是一个错误的规则。一审法院认为“在一个通用词后面，加上一级域名，原则上就会成为一个描述性（descriptive）名称”，其描述的是“这个通用的服务，可以通过该域名在线提供”。不过，描述性名称若要注册商标，也必须取得第二含义（secondary meaning）。

  具体到本案中，“booking”只是预定行业的通用名称，但是加上“.com”，整体的“Booking.com”便成为一个描述性名称，只要同时具有第二意义，便可申请注册。

  而针对相关消费者进行的调查显示，绝大多数消费者均认为系争的“Booking.com”名称指向的是具体该公司的在线预定服务，而非通用的预定服务。

  基于此，一审法院支持了Booking.com公司的诉求。

📝上诉法院观点

  美国专利商标局并不认同一审法院的观点，因此上诉到联邦第四巡回法院。

  第四巡回法庭认为，在申请商标时，倘若专利商标局认为系争商标属于通用名称，应由专利商标局承担举证责任。但与此同时，第四巡回法庭也并不同意一审法院提出的“在一个通用名称（例如booking）后面加上一级域名（例如.com）就会使其成为描述性名称，从而具有指示商品或服务来源的功能”这个观点。

  第四巡回法庭认为，判断一个商标是否为通用名称的最重要的标准，是相关领域消费者对该商标的认知，即认为该名称的含义是指某一类商品或服务，还是特指某一商品或服务的来源——如果是前者，就是一种通用名称；如果是后者，就不是通用名称。

  而根据一审法院接受的消费者意见调查，将近75%的消费者确实认为“booking.com”这个名称的含义特指一家公司，而非代表预定行业的通用名称，因此可以被注册为商标。

📝美国最高法院裁判观点
  美国专利商标局再次不服，本案最终上诉到了美国最高法院。

  2020年6月30日，美国最高法院对该案作出裁定，确认了第四巡回法庭的观点。

  值得一提的是，该案的法庭意见由著名的金斯伯格大法官发表。

  对一个类似于“abc.com”的名称来说，只有当特定的消费者认为这个名称代表某一类商品或服务的时候，它才属于“通用名称”。

  第一，一个组合词汇是否属于通用名称，取决于对特定消费者来说，这些词汇在整体上是否代表某一类商品或服务。法庭已查明，消费者实际上并不认为“Booking.com”意指预定服务这一行业整体，专利商标局对此亦无异议，因此，其并非通用名称；

  第二，对于法庭的上述决定，专利商标局以“绝对不得注册规则”抗辩：一个通用词汇以一个类似“.com”的一级域名为后缀所形成的组合词，依然属于通用名称。但专利商标局的这一抗辩与其过往实践并不相符，亦有违商标法的立法宗旨。

  在同一时间内，一个特定的网络域名只能归一家企业使用，因此对消费者来说，一个类似“abc.com”的通用名称能够与特定的网站相关联。此外，完全漠视消费者观点的生硬执法理念，亦严重违背了兰哈姆法案（ Lanham Act）的基本原则：一个特定名称是否属于通用或非通用名称，取决于它对于特定消费者所具有的含义。

  专利商标局的政策性担忧并不绝对禁止类似“abc.com”的通用名称注册为商标——专利商标局坚称对“Booking.com”提供商标性保护会给持有人过高的排他性权利，从而限制其他人对类似词汇的使用，这一担忧涉及很多描述性商标。为了防止出现限制竞争的后果，有很多法令能够确保“Booking.com”的注册并不会导致其持有人在“booking”上形成垄断。专利商标局也质疑通用名称品牌的持有人在既存的竞争优势之外是否仍然需要商标保护，但这种竞争优势并不必然导致一个商标不能获得注册。

  最后，专利商标局强烈主张Booking.com公司可以在商标法之外寻求其他救济，但是，我们也并不能因此拒绝“Booking.com”获得国会已经赋予其他非通用名称商标所享有的利益。