2020年2月24日，最高人民法院（2017）最高法民再106号判决撤销了北京高级人民法院终审、再审判决、维持北京第一人民法院一审判决，从而为一件早在2007年立案的涉商标权不正当竞争案画上了句号。这件历时13年的不正当竞争案，历经一审、二审、指令再审、最高检抗诉、最高院提审，一审原告对程序利用之彻底令人惊叹，亦可见其作为案涉商标权利人志在必得之决心。

📝案件概述

案涉商标的专用权人商业媒介公司与文摘公司（本案原告）签订了《商标许可协议》，约定“许可方在此授予被许可方在相应的授权区域内使用附表中所列商标的一项许可使用权，被许可方接受这一许可”，“作为商标的唯一所有权人，许可方授权被许可方（自行）决定下列事宜的权利：（a）在商标可适用的相应地区对侵犯商标权的行为提出索赔或诉讼……被许可方可以单独的名义，无须事先经过许可方的同意提出上述任何索赔、诉讼、进行任何上述辩护或解决。”

文摘公司于1997年1月开始在中国大陆地区出版以月刊的形式发行《世界经理人文摘》杂志，2002年到2006年的平均年合格发行量从21万到39万不等。

  该案核心争议为案涉“世界经理人”文字商标是否属于“通用名称”、被告可否合理使用。

四次审理中，不同法院裁判观点可谓大相径庭，裁判结果亦忽左忽右——一审法院认定该注册商标依法享有专用权，，被告使用构成侵权；而二审法院认为此商标属于通用名称，被告可以合理使用，不构成侵权；再审亦维持二审判决；最终最高院支持了一审法院的观点，认定此商标具备显著性，原告诉讼请求最终得到支持。

本文将通过梳理三级法院在四次审理过程中所做出的裁判标准，一窥法院对通用名称显著性这一商标难题的认定标准。

📝一审（北京一中院）裁判观点

一审法院认为，被告资讯公司的行为构成侵犯文摘公司注册商标专用权。

理由如下：

首先，被诉侵权杂志与涉案商标核定使用商品中的“杂志”属于相同商品，且被诉侵权杂志的名称“世界经理人週刊”具有表明杂志来源的作用，属于商标意义上的使用，故应就被诉侵权杂志的名称“世界经理人週刊”与涉案商标是否相同或相近似进行判定。

其次，由于被诉侵权杂志的名称“世界经理人週刊”中的“週刊”是此类商品的通用名称，故消费者对于该名称的认知主要基于“世界经理人”。对于涉案商标“世界经理人文摘World Executive’s Digest”而言，其中的“文摘”表示的是此类商品的通用名称，而我国消费者对于其英文部分“World Executive’s Digest”具有相对较弱的认知能力，故该商标中的显著部分为“世界经理人”。鉴于被诉侵权杂志名称的主要认知部分与涉案商标“世界经理人文摘World Executive’s Digest”的显著部分均为“世界经理人”，故二者构成近似商标。同理，在被诉侵权杂志名称的主要认知部分与另一涉案商标“世界经理人”仅存在字体差异的情况下，同样易造成消费者的混淆，二者亦构成近似商标。

再次，对于资讯公司主张被诉侵权杂志使用《世界经理人週刊》名称的行为属于对于其企业名称正常使用行为的主张，一审法院认为，对于经合法注册的企业名称，即使其注册时间早于商标注册时间，其亦只有在规范使用企业名称的全称或合理使用企业名称中的字号的情况下，才可以对抗注册商标专用权。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定可知，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的行为,亦属于侵犯他人注册商标专用权的行为。本案中，资讯公司在被诉侵权杂志上使用“世界经理人”的行为亦属于突出使用其字号的行为，且已认定此种使用行为易使相关公众产生误认，故在资讯公司未规范使用其企业名称且亦未给出合理解释的情况下，资讯公司的该行为构成对于文摘公司涉案商标专用权的侵犯。

最后，对资讯公司认为“世界经理人”是通用名称，其对该名称的使用属于合理使用的主张，法院认为，资讯公司并无证据证明“世界经理人”是此类杂志的通用名称，因此资讯公司的上述主张不能成立，不予支持。

📝二审、再审（北京高院）裁判观点

二审法院认为，“世界经理人”的文字由“世界”和“经理人”两个词汇组合而成，其中“世界”表示服务的区域，“经理人”表示服务的对象。“世界经理人”的含义应为“全球从事经营管理的群体”，在作为商标注册之前，该词汇已经被人们熟知并大量使用。因此，该词汇本身具有较强的固有含义，从而弱化了其作为商标的显著性，难以在相关公众的意识中建立起该词汇与商品来源之间的对应联系。

本案中，虽然文摘公司在第16类杂志、印刷品、印刷出版物、书籍、期刊等商品上拥有第1093985号“世界经理人文摘World Executive’s Digest”商标、第3226295号“世界经理人”文字商标的注册商标专用权，但资讯公司在其出版的《世界经理人週刊》上使用“世界经理人”及其对应的英文词汇“World Executive”，表明该杂志的服务对象、用途及特点，其中，服务对象为从事经营管理的人才群体。因此，资讯公司在涉案杂志上使用“世界经理人”“World Executive”具有正当使用的理由。同时，资讯公司的杂志名称为《世界经理人週刊》，相关公众能够将其与文摘公司的相关商标区别开来，不构成对文摘公司的侵权。

再审期间，法院确认了上述裁判观点。

📝最高院再审裁判观点

最高法认为，再审及二审判决认定资讯公司在其杂志上突出使用“世界经理人”标志的行为不构成侵犯文摘公司的涉案两注册商标专用权，认定事实和适用法律均有错误，应予纠正。

理由如下：

第一，商标的显著性是指商标能够起到区别商品来源的作用，使得相关公众能够将其所标志的商品来源与其他商品来源区别开来。商标显著性的判断应该基于商标整体，并在该商标与其所使用的商品的联系中予以考虑。

商标标志中虽然含有与其所使用的商品的特点相关的描述性元素，其固有显著性不强，但该商标整体或者经过使用使得相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著性。特别需要说明的是，商标的显著性可能会随着实际使用情况发生变化，一个固有显著性较弱的商标，完全可以经过实际使用增强其来源识别作用，因而增强其显著性。即便是仅有商品的通用名称、图形、型号或者仅直接表示商品特点的标志，依然可以通过使用获得显著性。

第二，本案案涉两商标均含有“世界经理人”词汇，核定使用的商品均包含第16类的杂志、印刷品、期刊、书籍等。“世界经理人”是上述两商标的共同构成元素，“世界”是对“经理人”范围的限定，在核定的杂志等商品上使用“经理人”容易理解为该杂志的内容或者服务对象，“世界经理人”整体的显著性较弱。

但是，本案证据可以证明，经过文摘公司的长期使用，“世界经理人”标志实际上已经能够起到区别商品来源作用，具有了作为商标应有的显著性。

从使用时间看，《世界经理人文摘》最迟于1997年1月开始以进口方式在内地发行，后于2003年4月改名为《世界经理人》。至2004年3月，该杂志在内地发行已经超过七年之久。从使用方式看，自1997年1月号起，《世界经理人文摘》即在封面上醒目位置以大字横向突出显示“世界经理人”字样；自2003年4月号改名为《世界经理人》起，杂志封面上部唯一突出显示“世界经理人”字样。从发行量看，《世界经理人文摘》或者《世界经理人》从2002年到2006年的年合格发行量从21万到39万不等，该较大发行数量足以表明，该杂志在相关公众中具有了一定知名度。综合考虑上述发行时间超过七年、以醒目方式突出显示、年发行量达21-39万等因素，可以合理确定，“世界经理人”这一商标元素对于相关公众而言已经能够起到区别商品来源作用，具有了作为商标的显著性。

第三，资讯公司主张其对“世界经理人”“World Executive”的使用系表明经营活动的内容与特点，不属于商标使用，应认定为正当使用。法院认为，对于描述性用语的正当使用应该限于说明或客观描述商品特点，以善意方式在必要范围内予以使用，且不应导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆。

首先，资讯公司在其出版的杂志的显著位置使用“世界经理人”字样，“週刊”两字相对较小，显然意在突出使用“世界经理人”这一名称。其次，“世界经理人”是文摘公司的在先注册商标及商标的显著性部分，并非通用词汇。文摘公司的杂志《世界经理人文摘》及《世界经理人》已经长期发行并获得一定知名度。再次，作为同行业的竞争者，资讯公司理应对于文摘公司的在先杂志《世界经理人文摘》及《世界经理人》杂志有所了解，并应采取必要措施防止混淆，如果资讯公司意欲表明其杂志的内容或者特点，完全可以选择近似程度更低的标志以避免混淆。资讯公司并未采取必要措施予以避让，仍然选择在与文摘公司涉案两注册商标核定使用的商品完全相同的商品上使用基本相同或者极为近似的标识，明显超出了说明或客观描述商品特点所需要的限度。最后，期刊名称同样可以起到区别商标来源的作用和功能，资讯公司在与文摘公司涉案两注册商标核定使用的商品完全相同的商品上使用基本相同或者极为近似的标识，容易导致相关公众混淆误认，因此资讯公司在其杂志上突出使用“世界经理人”标志的行为不属于正当使用。

📝一点启示

除本案之外，文摘公司还针对资讯公司、领袖公司和丁海森提起了其他三起不正当竞争诉讼，指控资讯公司、领袖公司和丁海森在其网站www.icxo.com、软件电子出版物名称、企业字号、个人商务工具软件中使用“世界经理人”和“World Executive”标志的行为构成不正当竞争。

该三起案件均经过北京高级人民法院再审审理，驳回原告的诉讼请求，亦均被最高人民检察院认为不符合监督条件，未予抗诉。

综合文摘公司与资讯公司的多起诉争结果来看，在文字商标亦为通用名称的情况下，面对同类商品商标侵权，单纯依据《商标法》主张专用权已经并不充分。除此之外，需要重点举证、论述自己对案涉商标进行过大量宣传、经过长期使用，已经在特定公众中具备区分商品来源的作用，因而具备了显著性。

但另一方面，司法对于这类商标的保护亦仅限于相同或同类商品，而并过分扩展——具体到本案中，就是被告资讯公司得以继续在其官网使用“世界经理人”这一通用名称至今。